문서번호	조직담당관-16363
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시정연구팀장	조직담당관
전온지		代전서영	12/28 김정호
협조

직무발명 활성화를 위한 시유특허 기술료 징수에 관한

업무처리 개선계획

2017. 12. 28.(목)

기 획 조 정 실

(조 직 담 당 관)

직무발명 활성화를 위한 시유특허 기술료 징수에 관한

업무처리 개선계획

직무발명 처분 활성화를 위한 시유특허 기술료 징수관련 선급기술료를 받지 않고 계약만료 후 사후정산하는 업무처리 개선방안을 보고 드림

Ⅰ		기술료 징수 개요

○  정    의 : 기술자료, 노하우, 지식재산권을 실시하는 권리를 이전받아 제품 등을 생산하게 되는 경우 기술을 이용하는 자가 기술에 대한 권리를 제공한 자에게 지급대가로  지급하는 금액

○ 관련규정 : 공유재산 및 물품 관리법 제43조의7(지식재산의 사용료 등)

- 지식재산의 사용허가 등을 한 때에는 해당 지식재산으로부터의 매출액 등을 고려하여 동법 시행령 제52조의4(지식재산 사용료 등의 산정기준)으로 정하는 사용료 또는 대부료를 징수함

- 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권에 대한 통상실시권 사용료는 다음 계산식에 따라 산출한 금액 이상으로 함(제52조의4제1항[별표4]1호부터 제2호)

▶ 사용료등 = 지식재산을 이용한 제품의 총판매예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율(3%, 다만, 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하 조정가능)

- 지방자치단체의 장은 해당 지식재산의 사용료등을 산정할 때 상기 계산식을 적용하기 곤란하다고 인정하는 경우 별도의 사용료 산정기준을 적용할 수 있음(제52조의4제1항[별표4]4호)

	< 공유재산 및 물품 관리법 >
제43조의7(지식재산의 사용료 등) ① 지식재산의 사용허가등을 한 때에는 제22조제1항 및 제32조제1항에도 불구하고 해당 지식재산으로부터의 매출액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사용료 또는 대부료를 징수한다.

< 공유재산 및 물품 관리법 시행령 >

제52조의4(지식재산 사용료등의 산정기준) ① 법 제43조의7제1항에 따른 지식재산의 사용료 또는 대부료(이하 "사용료등"이라 한다)의 산정기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.

특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권에 대한 사용료등의 산정기준(제52조의4제1항제1호 관련)

1. 법 제4조제1항제5호가목 및 이 영 제52조의4제1항제1호의 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권에 대한 사용료등은 다음 계산식에 따라 산출한 금액 이상으로 한다.

사용료등 = 지식재산을 이용한 제품의 총판매예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율

2. 제1호의 계산식에서 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율은 다음과 같다.

가. 총판매예정수량: 사용허가등 기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것

나. 제품의 판매단가: 사용허가등 기간 중 매 연도별 공장도가격의 평균가격

다. 점유율: 단위 제품을 생산하는 데에 해당 지식재산이 이용되는 비율

라. 기본율: 3퍼센트. 다만, 해당 지식재산의 실용적 가치, 산업적 이용가능성 등을 고려하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하로 할 수 있다.

4. 지방자치단체의 장은 제1호부터 제3호까지의 규정에도 불구하고 해당 지식재산의 사용료등을 산정할 때 이 표에 따른 기준을 적용하기 곤란하다고 인정하는 경우 별도의 사용료 산정기준을 적용할 수 있다.

1. 법 제4조제1항제5호가목의 지식재산: 별표 4

② 제1항에도 불구하고 법 제43조의6제4항 후단에 따라 일반입찰로 사용허가등을 하는 경우 사용료등은 최고입찰가로 결정한다. 이 경우 제31조제3항을 적용하지 아니한다.

○ 기술료의 징수방식

- 정액기술료 : 고정기술료로 계약서에 명시된 기술료로 1회 또는 분할로 징수

- 경상기술료 : 사업화가 이루어질 경우 일정기간 주기로 매출액에 대한 일정비율로 기술료를 계산하여 징수

- 혼합방식 기술료 : 정액기술료와 경상기술료가 혼합된 형태로, 기술료 일부를 정액으로 선납하고 나머지는 경상기술료로 징수

Ⅱ		현황 및 문제점

□  현행 서울시 직무발명 기술료 징수방법

○  통상실시권 및 수의계약에 의한 전용실시권 설정이 가능한 경우 실시계약 체결시 매출예상액의 3% 또는 전년도 징수액 기준으로 예상사용량에 대한 기술료를 선급으로 징수 후 계약기간 만료 후 실제사용량과 비교하여 초과량에 대해서 정산하여 추가기술료 징수(정산결과 미사용량은 환불하지 않음)

○  출원발명에 대한 통상실시권 및 공동발명실시권의 경우 선급실시료 없이 계약기간 만료 후 실제매출액을 확인하여 기술료 정산 징수

○  기술료 정산시 실시실적 증빙서류로 총매출액 확인서류 1부, 제품별  판매실적 확인서류 1부를 제출하도록 하고 있음

○  전용실시권 기술료는 최고입찰가로 정하나 현재까지 일반경쟁에 의한 전용실시권 계약체결 내역 없음

○ 기술료 매출액 미발생시 사유서 제출 및 증빙서류 첨부하도록 하고 있음

□ 기술료 징수 현황

(2017.12.20. 기준, 단위 : 천원)

구 분	‘13년		‘14년		‘15년		‘16년		‘17년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	11	40,447	12	29,990	15	48,859	20	45,465	44	112,165
선급실시료	11	40,447	12	29,990	14	24,859	17	29,566	31	31,145
사후정산금	-	-	-	-	1	24,000	3	15,899	13	81,020

□  기술료 징수 관련 문제점

○  기술료 징수방법과 관련 선급기술료를 징수하는 경우 계약기간 만료 후 예상사용량만큼 판매하지 못하였을 때에 기징수된 기술료의 반환은 하지 않고 있어 실시권자 ‘부담금’ 발생

○	중소기업의 경우 시장성 평가 없이 외부기술에 대한 초기투자(선급실시료, 장비제작 · 설비 · 인허가 등 기술상용화 비용, 홍보비 등)가 필요하므로 실시계약 성사의 어려움 발생

○ 시유특허의 공익성을 극대화 하고, 기술료 징수 형평성을 고려하여 실시권자입장에서 판단하는 기술이전 및 기술료 징수 방식 필요

Ⅲ		개선방안 검토

□  <제1안> 선급기술료 징수 및 계약기간 만료 후 정산하여 미사용량 환불처리

○ 기술료 견적서상의 예상사용량에 대한 사전징수를 통해 세입확보

○  계약기간 만료 후 실시실적자료에 근거하여 초과량에 대해서는 정산하여 추가기술료 징수 또는 예상사용량만큼 판매하지 못하였을 경우에는 미사용량에 대해서 기술료 환불처리

○  사전징수를 통한 안정적 세입확보 및 실시권자 부담 완화를 통한 처분 활성화가 가능하나 세외수입의 환불처리는 극히 예외적인 경우(예:이중부과 등)에만 가능하여 업무상 계속적 · 반복적으로 요구되는 경우에 대해서는 처리가 어려움

○  또한, 환불예상액을 세출예산에 편성해야 하나 편성규모 예측곤란

▶ 세외수입 환불 절차 : 세무과에 일부 감액 후 환급요청 -> 세무과 추진

□  <제2안> 계약기간 만료 후 실제매출액에 대한 기술료 징수

○	계약기간 만료 후 실시실적자료에 근거하여 실제사용량에 대한 기술료를 징수함(실제매출액의 3%)

○ 기술료 견적서상의 예상사용량과 비교하여 실제사용량이 저조한 경우 현장실사를 통해 재정산 요청

○ 실시권자 ‘부담금’ 발생이 없어 처분 활성화가 가능하나 정산시 실시실적을 확인 · 검증하기 곤란하며 초기계약 후 기술지도(자문) 시 기술유출 가능성이 있음

Ⅳ		검 토 결 과

○ 세외수입의 환불처리 및 환불액을 예상하여 세출예산으로 편성하는 것이 현실적으로 어려운바 제2안인 선급기술료를 없애고, 계약기간 만료 후 정산하여 실제사용량에 대한 기술료를 징수하도록 함

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○ 시유특허의 경우 공익을 목적으로 하나, 세외수입의 확보역시 중요한바 실시허락 대상 기술의 명확한 확정 및 정산방법의 개선을 통해 실시권자의 성실납부 유도함

○  다만, 초기계약시 기술지도(자문)과 관련하여 비밀유지의무를 강화하여 추후 발명자의 기술지도 등이 필요한 경우 이에 대한 기술유출이 방지될 수 있도록 철저히 관리함

Ⅴ		제도운영 개선계획(안)

□  추진목표 : 실시권자 부담완화 및 직무발명 처분활성화

□  추진방향

○ 실시권자 부담 완화를 통한 시유특허의 공공성 확보

○ 직무발명 처분활성화를 통한 우수기술의 업무현장 활용 증대

○ 세외수입 확보 및 정당한 보상을 통한 공무원의 직무발명 의욕 증대

□  개선내용

선급기술료 폐지 및 사후정산

기술료 징수관련 선급기술료를 없애고, 계약기간 만료 후 실제매출액에 대한 기술료 정산하여 실시권자의 부담완화 및 처분활성화 기여

○ 통상실시권 및 수의계약에 의한 전용실시권 체결시 선급기술료 폐지

기 존		개 선
▷ 수의계약신청서 및 실시료견적서 제출 ▷ 실시료견적서상의 예상사용량에 대한선급기술료 징수 ▷ 수의계약 체결		▷ 수의계약신청서 및 실시료견적서 제출▷선급기술료 징수 없음 ▷ 수의계약 체결

○ 계약기간 만료 후 실제매출액에 대한 기술료 정산 징수

기 존		개 선
▷ 계약기간 만료 전 실시료 정산 안내 ▷ 계약기간 만료 후 예상사용량과 실제사용량을 비교하여 초과량에 대해서 정산하여 추가기술료 징수(정산결과 미사용량은 환불하지 않음)		▷ 계약기간 만료 전 실시료 정산 안내 ▷ 계약기간 만료 후 실시실적자료에 근거하여 실제사용량에 대한 기술료를 정산하여 징수

○ 출원발명에 대한 통상실시권 및 공동발명실시권 체결시 : 현행 유지

- 선급실시료 없이 계약기간 만료 후 실제매출액을 확인하여 기술료 정산

○ 개선 업무처리 절차

특허처분	➡	정산안내	➡	실시실적자료 검토	➡	기술료 징수	➡	처분보상금 지급
실시권 계약		계약기간 만료 전 정산안내 공문발송		실시허락 대상 제품의 실제매출액 확인		시유재산 임대료 고지서 발행		처분수익금의 50%

정산방법 개선

실시권자가 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위 보고하여 매출액 확인이 곤란한 문제를 예방 및 근절

○ 현행 서울시 직무발명 기술료 정산방법

- 실시료 계산과 관련 실시권자의 지식재산으로부터의 매출액 확인을 위해 해당제품의 재고자산수불부, 거래처별 납품내역서, 제품판매현황자료, 회계장부, 매출원장, 거래명세서, 세금계산서, 관할세무서장 확인을 받은 과세서류 등 공인된제품별 판매실적을 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 요청하고 있음

○ 사후정산 시 발생가능한 문제점

- 실시권자가 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하기 위하여 실시제품명칭을 변경하거나, 정산서를 제출하지 않거나, 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하였을 경우에는 정확한 매출액 확인이 어려움

○ 개선 1. 지방계약법상 부정당업자 제재 조치

- 실시권자가 정산서를 제출하지 않거나, 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하였을 경우에는 시유특허 3년 이내 실시 제한 등 불이익의 제한을 줄 수 있도록 하고 있음(공유재산 및 물품관리법 시행령 제29조제7항)

- 이와 함께, 지방계약법 제31조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)제1항제1호의 계약을 이행할 때 부정한 행위를 한 자의 범위에 정산서를 제출하지 않거나, 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하였을 경우도 포함되는바 부정당업자로서 제재 조치(입찰참가 자격 제한 불이익)도 가능함을 공지함

○ 개선 2. 표준계약서에 위약금 관련 내용 추가

- 실시권자가 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하기 위하여 실시제품명칭을 변경하거나, 정산서를 제출하지 않거나, 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하였을 경우에는 서울시에게 납부하여야 할 실시료의 3배를 위약금으로 지급하도록 함

- 위약금은 일실이익에 대한 전보배상 및 징벌적 손해배상등 제재적 성격의 손해액을 고려하여 산정함

※ 참고 : 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제37조의2(손해배상책임)에서 매출액과 관련하여 허위·과장된 정보를 제공한 경우 ‘3배 징벌적 손해배상제'를 도입함

	<표준계약서 주요수정(안)>
제3조(제품의 명칭) ④ “기업”이 실시료의 정산과 관련하여 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고하기 위하여 제3항을 위반한 때에는 서울시에게 납부하여야 할 실시료의 3배를 위약금으로 지급하여야 하며 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 불이익을 줄 수 있다. 제8조(실시료 정산) ⑥ “기업”이 특별한 이유 없이 제2항에서 정한 날짜 이내에 정산서를 제출하지 않거나 실시료의 정산과 관련하여 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고한 것이 밝혀질 경우 서울시에게 납부하여야 할 실시료의 3배를 위약금으로 지급하여야 하며 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 불이익을 줄 수 있다. ⑦ “기업”이 특별한 이유 없이 실시료를 제3항에서 고지된 날짜 이내로 납부하지 않을 경우 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 불이익을 줄 수 있다.

○ 개선 3. 실제사용량이 저조시 현장실사 및 회계조사를 통해 재정산 요청

- 실제사용량이 저조시 서울시에서 지정하는 공인회계사로 하여금 실시권자의 관계 장부를 열람 · 확인하여 회계조사 할 수 있도로 함

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초기계약시 비밀유지의무 강화

기술지도(자문)에 대한 기술유출 방지하여 공무원의 직무발명 의욕 증대 및 건전한 시장질서 확립

○  비밀유지의무 개요

- 특허등록전 발명된 기술내용 및 기술이전시 제품의 생산 · 사용을 위해 특허내용 외에 실질적으로 필요한 기술내용 및 노하우에 대해서 비밀을 유지할 의무임

○  기술자료제공 외에 기술지도가 반듯이 필요한 경우 해당기술의 발명자와 실시권자의 의견을 조율하여 초기계약시 별도의 비밀유지계약서를 추가로 작성할 수 있도록 함

Ⅵ		행 정 사 항

□ ’18년 상반기 계약체결건 부터 적용

□ 행정포털 지식공유 게시판 공지 및 직무발명 설명회 교육자료 활용